Fallo a Favor de Un Cliente del Estudio

Buenos Aires 15 de Noviembre del 2010. Año del Bicentenario

Y Vistos: Para dictar sentencia en este expediente caratulado

Buccicardi maría Eugenia c/ Ferrum S.A de cerámica y metalurgia s/ cese de Oposición al registro de marca” de cuyo análisis

Resulta: 1) Que en Fs. 21/28 y 81/82 se presente atravez de apoderado, Buccicardi Mará Eugenia promoviendo demanda contra Ferrum S.A de Cerámica y Metalurgia con el propósito que se declare infundada la oposición deducida por esta contra la solicitud de la marca “PILAR ESPACIO INTERIOR”, Acta n° 2.526.647 (clase 35). Pide costas.

Afirma que tal pedido mereció la objeción que la demandada apoyó en los registros PILAR, nos. 1.772. 209 1.772.210, correspondientemente a la clase 21 y 11, internacionales respectivamente y “CERAMICA PILAR”, nos 1.742.326 1.799.789 clases 11 y 21 internacionales en ese orden, cuya titularidad niega.

Dice que con anterioridad había solicitado el registro de la marca “PILAR MUEBLES Y OBJETOS”, en la clase 35 del nomenclador, y que la demandada se había opuesto, de modo que, a los efectos de llegar a un acuerdo, le había ofrecido diferentes alternativas de solución, encontrando siempre el silencio de la contraparte.

Debido a ello, y para evitar un juicio, desistió de aquella solicitud y consideró pertinente presentar una nueva, que es la que ocupa el tema de autos, y que es más limitada aún, a los efectos de excluir los productos fabricados por FERRUM S.A, y alcanzando “Solamente reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte) permitiendo a los consumidor examinar y comprar estos productos con comodidad. Con expresa exclusión de aparatos de alumbrado, de calefacción, producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado de ventilación, de distribución de agua, instalaciones y productos sanitarios”. No obstante la limitación efectuada, la demandada volvió a oponerse. Y agrega que luego de varios intentos infructuosos para llegar a un acuerdo extrajudicial, tuvo lugar una mediación, que tampoco tuvo éxito.

Manifiesta su interés legítimo en la solicitud presentada, que las marcas son inconfundibles, que el oponente no alega registro alguno en la clase 35, y que las marcas de la demandada pertenecen a productos, mientras que su solicitud, pertenece a servicios, en este caso exhibición y venta de artículos de regalaría y decoración. Y aclara que los artículos de decoración que ofrece no son marca PILAR ESPACIO INTERIOR, sino que son marcas variadas, e incluso muchos productos ni siquiera tienen marca.

Sostiene que la marca “PILAR” en la clase 35 puede ser considerada de uso común, ya que es utilizada por varias marcas, registradas y en trámite. Y dice que en los muchos años que se encuentra instalado PILAR ESPACIO INTERIOR no se han producido situaciones de confundibilidad con las marcas de la demandada, ni con ninguna otra.

Agrega que la oposición se funda en marcas de la clase 21 y 11, de manera que por aplicación del principio de especialidad, ellas no pueden cuestionar signos destinados a otras clases, ya que no concurren en el caso las razones de excepción que toleran superar tal limite.

Funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

II) Que en Fs. 125/141 comparece también mediante apoderado, Ferrum S.A de cerámica y metalurgia –en adelante Ferrum- presentándose como titular de las marcas opuesta y contestando la acción dirigida en su contra.

Solicita su desestimación, con costas a la actora.

Luego de una negativa general, que efectua, específicamente niega:

Que las marcas enfrentadas sean inconfundibles B) Que sea de aplicación a la cuestión planteada el principio de especialidad, C) Que el término “PILAR” sea de uso común y D) La autenticidad de la documentación acompañada que no haya sido expresamente reconocida.

Manifiesta que una empresa líder y pionera en nuestro país en la fabricación y comercialización de productos sanitarios, sus partes y accesorios gozando de gran prestigio y notoriedad.

En su versión de los hechos, dice que la actora pretende el registro de “PILAR ESPACIO INTERIOR”, pero que la Mott Vedette del signo es exclusivamente “PILAR” ya que el término “ESPACIO INTERIOR”, es genérico, por su escaso tamaño y capacidad distintiva, y que solo busca burlar a la oficina de marcas y a terceros, pues las marcas son exactamente idénticas, la confusión en los tres planos habituales de cotejo marcario es absoluta, y lo que en realidad quiere la actora es monopolizar el término “PILAR” a lo cual se opone.

Propone la prueba, invoca el derecho en que apoya su defensa y plantea el caso federal.

III) Que una vez que se recibió la causa a prueba (Fs. 144), y que las partes incorporaron los elementos de convicción que estimaron idóneos a su posición en el proceso, los autos fueron puestos en la oficina a los fines previstos por el art 482 del código procesal (Fs.427). En ejercicio de la facultad que tal norma contempla, la actora alegó en fs. 432/437 y la demandada en Fs. 439/458.

Por último mediante providencia de Fs. 461, llámese a autos para sentencia y

Considerando: I) Que de acuerdo con los términos en que ha quedado establecida la controversia, debo admitir como cierto que la actora pretende inscribir la marca “PILAR ESPACIO INTERIOR”, acta n° 2.526.647 (clase 35), y que a ello se opuso FERRUM con fundamento en los registros “PILAR”, nos. 1.742.326 y 1.799.789, clases 11 y 21, en ese orden.

2) El conflicto a dilucidar es si la marca pretendida por la actora es susceptible de coexistir con los registros de la demandada, sin que ello implique afectación de las sanas prácticas comerciales y de la tutela del interés público consumidor (cfr. CSJN Fallos 253:267; 279:150; 307:2231; entre otros, CNCCFed., Sala II, causas 1790 del 18/03/1983, 2323 del 25/11/83, 2495/93 del 19/7/95 y 7561/93 del 28/9/95 y Sala III, causa 4419/94 del 6/11/97), pues como puntualiza Otamendi “El espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es evitar la confusión (cfr.”Derecho de Marcas”.2da ed, Bs As., 1995, Pág.156 mencionado por la sala II causa 41752/95 del 7/5/98)

3) Conviene recordar que el tema bajo examen no debe ser resuelto a través de una simple confrontación teórica de los signos, sino atendiendo a los reales intereses en juego (Fallos: 237:299); Extremo que naturalmente lleva a ponderar las circunstancias específicas del caso (cfr. CNCCFed., Sala I cusa 13.463/96 del 13/11/2001 y Sala II causa 20.613/96 del 29/09/2005)

4) Una de las objeciones puesta por la demandada radicó en relativizar en interés legítimo en la actora. Ello impone su tratamiento en primer orden, porque es recaudo para solicitar un registro de marca (cfr. Art 4 de la ley 22.362)

He de recordar que el interés es obvio cuando se trata de solicitudes presentadas por comerciantes o industriales que ya desarrollan una actividad, o cuando se trata de marcas que serán de defensa, por cuya razón, el criterio para definir el interés no debe ser estricto, bastando para satisfacerlo la intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de ella (cfr. Otamendi J,. “Derecho de Marcas” sexta edición actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, junio del 2006, Pág. 110).

En este aspecto, de la documentación acompañada por la actora se desprende una intensa actividad comercial, de la que surge la explotación que dicha parte realiza en la ciudad de Mar del Plata, y en ese sentido, con las revistas “la Boda”, folletería “Exponovia”, los contratos de alquiler aportados a la causa (para citar algunos ejemplos) -Reservada en secretaría-, acredita la exhibición y venta de artículos de decoración y regalaría, y su permanencia en el mercado y en el tiempo.

Ahora bien, en oportunidad de contestar la demanda, FERRUM manifiesta que desconoce toda la prueba documental adjuntada por la parte actora.

En este sentido la exigencia del art 356, inc 1, del código procesal no se puede tener por cumplida solo con dicha afirmación, tan genérica pues “son las palabras que exteriorizan una clara actitud elusiva y distractoria. Intenta cuestionar los hechos y la documentación, pero no lo suficiente, para no quedar comprendido con una negativa maliciosa. Semejante comportamiento procesal no tiene no tiene la aptitud de controvertir los hechos y la autenticidad de la documentación y, en consecuencia, no puede la demandada pretender que la actora se encuentre obligada a aportar la correspondiente prueba” (Ver CCCfed., Sala I causa n°5990/98 del 22-2-00). Asimismo, la documentación relativa a los alquileres y recibos de sueldo se encuentra certificados por escribano público. La idoneidad probatoria de dicho instrumento debió ser desvirtuada mediante la denominada “Querella de falsedad”, intentada por acción criminal o civil, y en este último supuesto, por vía incidental o principal (conf. Llambias J.J “Tratado de Derecho Civil, Parte general”, ed 1967. T II, n°1674; Salvat R.L “Tratado de derecho Civil Argentino, parte general” ed 1961. T II, n°1673) la simple negativa resulta inocua a esos efectos (cfr CCCfed., Sala 2, causa n°12153/02 del 12/09/2006).

Sentado así lo anterior, entiendo que la actora ha justificado su interés en registrar la marca “PILAR ESPACIO INTERIOR”, en la clase 35.

La actora negó la titularidad de las marcas invocadas por la demandada en su objeción. Los antecedentes administrativos agregados en Fs. 348 y Fs.350 demuestran que “PILAR”,nros 1.772.209 y 1.772.210, pertenecen a la oponente. No así CERAMICA PILAR, porque a su respecto ninguna prueba se produjo, de modo que quedará excluida su consideración en esta litis.

5) Otros de los argumentos de la actora está referido al carácter común de PILAR en la clase 35. El Instituto de la Propiedad Industrial ha remitido la información concerniente a aquellos registros que contienen tal expresión, y cito algunos de ellos en dicha clase: “ESTILO PILAR”-“EXPO PILAR”-“GALERIA PILAR PLAZA”-“PILAR MODEL”-“DISEÑOS DEL PILAR”-“GRUPO PILAR”-“DEL PILAR”-“PASEO PILAR”-“PILAR DEL ARTE”-“ZEMTRUM PILAR”, pero aclaro que hay muchos más.

Así apreciada la nómina en conjunto, se advierte que PILAR aparece en un significativo número de marcas, todas ellas concedidas y en la clase 35 (ver fs.203/255).De tal forma ese elemento en común impide monopolizar su registro.

La prueba informativa no ha sido cuestionada en los términos del art 403 del código procesal.

6) Cabe recordar que lo que hace a un vocablo, raíz o desinencia alcance el carácter de “USO COMUN” es que posea valor evocativo de la naturaleza del producto o de alguna de sus cualidades o funciones, o bien que – En la clase de nomenclador que se trate- forma parte de una cadena significativa de marcas (cfr. CNCCfed., Sala II, Causa 3454/93 del 17/7/1997 y 6767/98 del 16/6/2005).

Al no otorgar privilegio marcario alguno, el titular de un signo integrado por un elemento de uso común no está facultado para oponerse a su inclusión en otras marcas, y no puede, por tanto, fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, en cuyo caso subsiste la exigencia, de que los ingredientes no comunes que se les asocien den lugar a signos inconfundibles (cfr. Sala II, causa 9717/2003 del 14/2/2006; Sala III, Causas 3375/2000 del 15/7/2003 y 7220/2001 del 25/4/2006).

7) Por otro lado los rubros, 11 y 21 comprenden productos de una naturaleza y aplicación que nada tiene que ver con los servicios contemplados en el rubro 35.

Entonces haciendo mérito del principio de la especialidad (en cuya virtud la protección que la ley confiere se extiende a la clase de productos o servicios para la cual fue solicitada) que las marcas opuestas no son notorias, y que no se da la situación de excepcionalidad que se presenta cuando hay confusión en el público consumidor, que deriva en el consiguiente aprovechamiento indebido del prestigio ajeno por parte del solicitante (cfr, C.S.J.N, fallos 181:378; 187:131; 211:559, entre otros citados por la Dra. María Susana Nujurieta en el fallo “E.I Du Pont de Nemours and Company vs. Topola S.A publicado en jurisprudencia argentina, ejemplar del 23/11/2005, Pág. 51), los registros obrantes en las clases 11 y 21 carecen de relevancia para decidir este litigio.

8) Más allá de estos conceptos, he de señalar que una aproximación prerreflexiba a los signos en conflicto provoca una sensación de desemejanza, y dicha sensación- que tiene en general significativo valor (cfr Sala II, causas 3766 del 13/8/85, 34.118/95 del 22/12/98, sus citas y otras)-no aparece, en un análisis pormenorizado, como antojadiza y caprichosa, sino que es el resultado de los ingredientes que representan aquellas marcas (cfr. Sala II, Causa 20.903/96 del 12/08/99).

En efecto es innegable, que, además del carácter común que posee la expresión “PILAR”, marca solicitada, por la actora incorpora otros elementos que la distinguen:”ESPACIO INTERIOR”, evocando algo más que un nombre propio, un ámbito o sitio interno, un lugar puertas adentro.

9) Las conclusiones que anteceden demuestran, en mi criterio, que las marcas enfrentadas exhiben suficientes diferencias que tornan posible su permanencia simultánea en el mercado, sin riesgo alguno. Por ello abré de admitir la demanda. Con relaciones a las costas no advierto razones para apartarme del principio objetivo de la derrota, de manera que será la demandada quien cargue con ellas.

Por lo expuesto, y lo previsto por los art 68 y 163, inc. 6 del código procesal, y 18 de la ley 22.362, FALLO: 1) Haciendo lugar a la demanda promovida por María Eugenia Buccicardi: En consecuencia, declaro infundada la oposición deducida por Ferrum S.A de cerámica y metalurgia contra la solicitud de marca “PILAR ESPACIO INTERIOR”, acta n°2.526.647 (clase 35); 2) Imponiendo las costas del juicio a la demandada y 3) Atendiendo al mérito, extensión y eficacia de la labor profesional desarrollada, regulo los honorarios del apoderado de la actora, Dr. Diego Martin Scigliano, en la suma de pesos CUATRO MIL OCHOSIENTOS ($4800), los de su patrocinante, Dr. Alejandro Martin Capella, en la suma de DOSCE MIL ($12000), los del letrado apoderado de la demandada, Dr. Diego Mayol, en la suma de ONCE MIL QUINIENTOS ($11.500), y los de la Dra. Solange Josefina Avellaneda- por su participación en las audiencias de fs. 284/286- en la de pesos DOSCIENTOS SESENTA ($260). Asimismo por el incidente de fs. 308, regulo los del Dr. Scigliano en pesos SESENTA Y OCHO ($68), los del Dr. Capella en CIENTO SETENTA ($170), y los del Dr. Mayol en la suma de pesos TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($336) (cfr. Arts. 3, 6, 9, 10, 13, 33, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada, en lo pertinente por la ley 24.432).